RESUMO: O trabalho tem por finalidade expor as discussões jurídicas existentes em torno da registrabilidade de um nome de domínio na Internet e o registro deste nome junto ao INPI, uma vez que o nome de uma marca ou de uma empresa devidamente registrada neste órgão, detém direitos dos quais se destaca o Direito de Propriedade, protegido pela Constituição Federal e que no qual é dividido em Propriedade Industrial e Intelectual, não podendo portanto, ser violado por terceiros que se utilizam deste nome no mundo virtual, de forma que já existem decisões, julgamentos e jurisprudências acerca do tema que já dão uma base para resoluções destes conflitos.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO 2 DESENVOLVIMENTO 2.1 Abordagem Constitucional 2.2 Direito de Propriedade 2.2.1 Da Propriedade Intelectual 2.2.2 Da Propriedade Industrial 2.3 Registro de Domínio e Direito Marcário 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.
1 INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta questões relevantes para o mundo jurídico no que concerne ao registro de um domínio na internet, tendo em vista que um domínio é uma área reservada para um endereço na internet e para garantia deste endereço, é necessário seu registro, que é feito pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil.
Tal registro no mundo virtual desempenha papel fundamental para a divulgação dos serviços de empresas, marcas ou produtos, uma vez que nos dias atuais, a internet é o maior meio de comunicação do mundo e também se faz necessário para que o detentor de uma marca tenha a garantia de sua marca no mundo cibernético contra a sua usurpação por terceiros. A proteção do nome abrange não só o nome da pessoa física como a denominação de pessoas jurídicas e as marcas que as identifiquem, como as que identifiquem seus produtos.
A controvérsia surge em razão de excessiva simplicidade estabelecida pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil para registro dos domínios, o que acabou por gerar um conflito de interesses entre aqueles que os registram em primeiro lugar e os proprietários de marcas devidamente registradas junto ao INPI.
Apesar de a prioridade no registro de nomes, denominações ou marcas ter garantia nacional e internacional, isso não impede a contestação desses registros por quem se considere lesado. Não é incomum empresas regularmente constituídas se verem, de repente, impedidas de registrar seus domínios na Internet, porque alguém ou alguma outra empresa se adiantou a fazê-lo.
Com isso, o objetivo do trabalho é a identificação de existência dos princípios constitucionais, quais sejam, o direito de propriedade, direito à proteção do nome, da marca, analisando se há ou não violação aos princípios do direito de propriedade industrial, intelectual e eventual solução para cada caso concreto sob os pontos de vista fático e jurídico.
O desenvolvimento do tema é dividido em quatro partes, sendo elas a abordagem constitucional; o direito de propriedade que se divide em intelectual e industrial, e o conflito jurídico do registro de domínio e direito marcário, tendo como base bibliográfica, sítios da própria internet, livros que abordam e classificam os princípios relacionados ao tema e revistas especializadas em registro de domínios.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Abordagem Constitucional
O registro de um domínio na internet põe em prática os princípios constitucionais, quais sejam, o direito de propriedade que se subdivide em propriedade intelectual e propriedade industrial e o princípio da proteção do nome empresarial (marca ou produto). Tais princípios visam à proteção às expressões criativas do homem, sobretudo aquelas pertinentes ao campo industrial e comercial. O que ocorre é que diante deste registro, há por vezes violação dos mesmos quando, por exemplo, o detentor de uma marca ou produto é impedido de registrar seu domínio por já ter sido feita por outra pessoa.
Uma vez registrado uma patente, marca ou nome comercial junto ao órgão competente (INPI Instituto Nacional de Propriedade Industrial), é garantido ao detentor o seu direito de propriedade e com isso, protegendo-o de futura usurpação do mesmo por terceiros. O mesmo ocorre quando se é registrado um domínio no mundo cibernético, porém feito junto ao Comitê Gestor da Internet no Brasil (CG), onde quem obtém o registro, impede o uso indevido do endereço eletrônico por outras pessoas.
A discussão surge em torno do procedimento deste registro, uma vez que o CG utiliza o critério do primeiro a registrar, desprotegendo o verdadeiro detentor da marca, do registro por pessoas alheias, violando assim os princípios acima descritos.
No Brasil, há previsão na Constituição Federal, do uso exclusivo aos autores, ou seja, aos detentores das obras, que no caso, trata-se do nome empresarial ou marca, nos termos do art. 5º, incisos XVII:
“XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.”[…]
Além disso, o inciso XXIX do mesmo artigo trata da proteção contra sua usurpação por quem não seja detentor do nome:
XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”
Tratam-se dos princípios da proteção ao nome empresarial, bem como o da propriedade intelectual e industrial que garantem direitos ao verdadeiro detentor do nome da marca ou empresa.
A Constituição Federal, quando se refere ao Direito de Propriedade, abrange não só aos bens materiais, entendidos por bens móveis e imóveis, como também aos bens imateriais, quais sejam, a propriedade intelectual, autoral, entre outros. Tal direito é amparado pelo art.5º caput, que tem a seguinte redação: Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, […], garantindo-se […]a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:[…]. E no inciso XXII do mesmo artigo, esse direito é ainda enfatizado: Art. 5º.[…]XXII – é garantido o direito de propriedade;”
Visto isto, o Direito de Propriedade está presente no que tange aos registros públicos de nomes comerciais, marcas e patentes assim como o registro de um domínio na internet, pois, uma vez registrado, o detentor se preserva de futuras violações e garante seu direito de propriedade.
2.2 Direito de Propriedade
Conforme Martignetti, o conceito de propriedade é: “o de “objeto que pertence a alguém de modo exclusivo”, logo seguido da implicação jurídica: “direito de possuir alguma coisa”, ou seja, “de dispor de alguma coisa de modo pleno, sem limites”. A implicação jurídica (de enorme importância sociológica) surge logo: ela é, com efeito, um elemento essencial do conceito de propriedade, dado que todas as línguas distinguem, como já fazia o direito romano, entre “posse” (manter “de fato” alguma coisa em seu poder, independentemente da legitimidade de o fazer) e Propriedade (ter o direito de possuir alguma coisa, mesmo independente da posse de fato).
O conceito constitucional de propriedade é mais lato do que aquele de que se serve o direito privado. É que do ponto de vista da Lei Maior tornou-se necessário estender a mesma proteção, que, no início, só se conferia à relação do homem com as coisas, à titularidade da exploração de inventos e criações artísticas de obras literárias e até mesmo a direitos em geral que hoje não o são na medida em que haja uma devida indenização da sua expressão econômica.
A propriedade é, e sempre foi, um instituto jurídico caracterizado fundamentalmente pelo direito de usar, gozar e dispor com exclusividade da coisa.
Conforme Plácido e Silva: No direito de propriedade, encontram-se integrados os direitos de ser usada a coisa, conforme […]; o de fruir e gozar a coisa […] e o de dispor dela, transformando-a, consumindo-a, alienando-a segundo as necessidades ou a vontade demonstrada.
O direito de propriedade por estar previsto no caput do art. 5º da Carta Magna, é classificado como um dos direitos fundamentais e é adquirido através de seu registro junto ao órgão competente. Para cada tipo de propriedade há um órgão competente para seu registro, como por exemplo, o de bens imóveis, que se faz junto ao Registro Geral de Imóveis.
É feito através do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o registro de propriedade industrial que acaba por proteger também a propriedade intelectual, já o registro da propriedade de um domínio no âmbito virtual, é feito pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, como visto anteriormente. Tais registros como quaisquer outros, garantem a inviolabilidade e protegem contra o mal uso por terceiros.
Ao registrar um domínio na internet, a pessoa obtém a propriedade do endereço eletrônico e não da marca, patente ou nome comercial, devendo, portanto, ser discutido judicialmente quanto à violação desta propriedade, por parte do verdadeiro detentor caso este se sinta lesado.
Assim, constitui violação ao direito de propriedade da marca, quando há o registro de nome de domínio idêntico ou bastante similar ao de marca registrada e já divulgada no mercado, podendo-se inclusive cogitar de crime de reprodução não autorizada, tudo conforme os artigos 129 e 189 da Lei de Propriedade Industrial e nesses casos, entende-se que deva prevalecer o direito do titular da marca atingida em detrimento do registro de domínio efetivado.
2.2.1 Da Propriedade Intelectual
A propriedade intelectual é uma expressão genérica que pretende garantir a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto (seja nos domínios industrial, científico, literário e/ou artístico) o direito de auferir, ao menos por um determinado período de tempo, recompensa pela própria criação. Segundo definição da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), constituem propriedade intelectual as invenções, obras literárias e artísticas, símbolos, nomes, imagens, desenhos e modelos utilizados pelo comércio.
Assim, consideram-se os direitos de propriedade intelectual do autor como o conjunto de normas dirigidas para proteger criações de mente humana originais, expressadas em qualquer meio ou suporte, seja ele tangível ou intangível.
Os direitos do autor estão divididos em direitos de caráter pessoal e direitos de caráter moral, como, por exemplo, o direito de exigir o respeito à integridade da obra ou o reconhecimento da condição de autor. Já os direitos de caráter patrimonial são aqueles que decorrem da exploração da criação intelectual.
Prevista no já citado art. 5º, XXVII e XXIX da Constituição Federal de 1988, a propriedade intelectual é, atualmente, divida em três grandes categorias: Direito Autoral, Propriedade Industrial e Cultivar, sendo que pertecem à primeira as obras literárias e artísticas, programas de computador, domínios na Internet e cultura imaterial, à segunda, as patentes, marcas, desenho industrial e indicações geográficas e a última trata-se da proteção conferida às novas plantas cultivadas a partir das já existentes na natureza sendo conferido um certificado de melhorista à pessoa física que obtém o cultivar.
A ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, que é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 16 de agosto de 1963, tem atuado de forma a sempre cooperar com as autoridades nacionais, nestes anos de atividades, no sentido de modernizar a legislação que disciplina a propriedade intelectual, mediante trabalhos e contribuições em torno da regulamentação de matérias inerentes a esse ramo do Direito.
Assim, a proteção para uma eventual violação quanto a um domínio da Internet é amparada pelos Direitos Autorais (Lei nº. 9.610/1998) e deve ser feito através de seu registro, podendo ainda ser reforçada mediante a inserção de Políticas de Proteção à Propriedade Intelectual, informando sobre a autoria e titularidade das criações disponibilizadas e responsabilizando o usuário caso venha a violar direitos intelectuais que não lhe pertencem. A prática de tais medidas é fundamental para que profissionais e empresas atuantes no segmento da tecnologia possam exercer suas atividades de forma segura.
2.2.2 Da Propriedade Industrial
Já a Propriedade Industrial também amparada pelo art. 5º, XXIX da Constituição Federal, é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal, conforme definição da Convenção de Paris de 1883 e o órgão responsável pelo registro de propriedade industrial é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI e somente após o ato concessivo correspondente é que nasce o direito à exploração econômica com exclusividade.
Tal propriedade é considerada uma espécie da Propriedade Intelectual sendo identificada toda vez que um bem econômico imaterial for objeto potencial de propriedade e passível de apropriação por terceiros, tão logo seja colocado no mercado.
Nesse sentido, houve necessidade de criar mecanismos jurídicos de proteção ao investimento colocado na criação desse bem imaterial, para permitir que o seu titular aproprie de todo o valor da invenção, eliminando os free-rides e obtendo receita pela sua exploração, como forma de incentivar a pesquisa e o investimento em novas tecnologias. A proteção da Propriedade Industrial permite também a disseminação do conhecimento tecnológico, uma vez que as invenções são tornadas públicas, possibilitando sua utilização por terceiros após a expiração da proteção.
A Lei 9.279/96, que é a responsável por regular os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, prevê em seu artigo 2º a forma de proteger o direito de propriedade: Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, […] efetua-se mediante: E através dos incisos de I a V, são arrolados os modos de proteger este direito, sendo que do I ao III o legislador protegeu quatro espécies de bens imateriais: 1. A patente de invenção; 2. A patente de modelo de utilidade; 3. O desenho industrial; 4. A marca. Já os incisos IV e V, garantiu a repressão: 1. Às falsas indicações geográficas; 2. À concorrência desleal.
O primeiro bem imaterial previsto no inciso I, que é a patente de invenção, é o título concedido pelo Estado para a proteção de uma invenção por um determinado período de tempo. O segundo, se refere a uma modalidade de patente que se destina a proteger inovações com menor carga inventiva, normalmente resultantes da atividade do operário ou artífice.
Já o terceiro é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial e o último se define como representação simbólica de uma entidade, qualquer que ela seja, algo que permite identificá-la de um modo imediato.
Os incisos IV e V prevêem a proteção contra às falsas indicações geográficas, que conceitua-se como a identificação de um produto ou serviço como originário de um local, região ou país, e à concorrência desleal, que tem definição de ser toda atividade econômica contra os bons costumes.
Portanto, após o registro no órgão competente, esses bens integrarão o patrimônio do seu titular, em regra o empresário, que terá não só o direito de explorá-los economicamente, com inteira exclusividade, mas também de aliená-los por ato inter vivos ou mortis causa, ou ainda impedir sua utilização pela concorrência e para que um terceiro explore bem industrial patenteado ou registrado (invenção, modelo, desenho ou marca) ele necessita de autorização ou licença do titular do bem.
2.3 Registro de domínio e direito marcário
A internet, ao longo dos anos, converteu-se em um instrumento muito forte de comunicação, obtenção de recursos e intercâmbios eletrônicos, o que fez urgir importantes repercussões nos mais variados meios econômicos, jurídicos e sociais.
Com ela, as empresas que sempre se preocuparam em registrar suas marcas perante o INPI sentiram a necessidade de registrarem também seu domínio a ser utilizado na rede.
No Brasil, ela é regulada e organizada pelo Comitê Gestor da Internet, com a sigla CG, órgão criado pela portaria interministerial MC/MCT nº 147, de 31 de maio de 1995, e responsável pela edição da Resolução nº 001/98 publicado no Diário Oficial da União no dia 15 de maio de 1998, estabelecendo as regras para funcionamento do registro de nomes de domínios.
Essa norma autoriza tal registro a qualquer entidade legalmente estabelecida no Brasil como pessoa jurídica (instituições) ou física (profissionais liberais e pessoas físicas) que possua um contato em território nacional e em caso de empresas estrangeiras, que possuam um procurador legalmente estabelecido no Brasil, de acordo com as regras descritas em: “Procedimentos para registro de estrangeiros”.
O registro é aceito, como nome de domínio, qualquer expressão, salvo aquelas de baixo calão, as reservadas pelo próprio Comitê Gestor (como por exemplo “Internet”) e as marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não requeridas pelo próprio titular, adotando-se para o registro o critério do “primeiro a registrar”.
Segundo Clarice Marinho Martins de Castro (consultora jurídica da Rede Nacional de Pesquisa), tem-se como nome de domínio, uma combinação única de letras ou nomes perceptíveis à linguagem humana, números ou travessões e códigos que encaminham informações entre usuários do sistema. Compõe-se tanto de um nome escolhido pelo interessado, quanto por um sufixo, exigido pelo órgão técnico de registro do nome de domínio, destinando-se a permitir o encaminhamento adequado da comunicação na rede eletrônica.
Simplificando, Gustavo Rizzo Ricardo, conceitua um domínio como : uma direção alfa numérica utilizada no sistema de nomes de domínio e que permite a comunicação entre os diferentes computadores interconectados a Internet.
Ou seja, ao criar um domínio, é criada uma seqüência numérica que é chamado IP (Protocolo de Internet), mas que não é digitado para acessá-lo. Ou seja, ao digitar o endereço textualmente, o computador através da internet, busca o endereço pelo protocolo (IP).
Deste modo, os usuários se utilizam de nomes acessíveis que possam facilitar sua localização por parte de terceiros e é exatamente por que é procurado textualmente por aquilo que se pretende, que o registro de domínio requer alguma atenção.
A lei, no que diz respeito à inserção na web, ao contrário de alguns tipos de negócios jurídicos não exige o cumprimento de nenhuma formalidade, como na aquisição de um imóvel em que se deve proceder ao registro no cartório imobiliário competente, ou na constituição de empresa em que se requer o arquivamento de seus atos constitutivos na Junta Comercial do Estado.
Dessa forma, tal permissividade no registro de domínios tem proporcionado constantes explorações indevidas de marcas, sejam elas mais ou menos conhecidas, eis que, quando os seus titulares desejam efetuar o registro na Internet, por vezes já as encontram utilizadas por um terceiro, e aí surge o conflito, pois o titular da marca fica impedido de explorá-la no mundo cibernético (a menos que se sujeite a adquirir do detentor do registro ou busque suporte na prestação jurisdicional).
Apesar dos nomes dos domínios serem exclusivos e inequívocos, e nunca existir nomes de domínios idênticos, há domínios que são confundidos por serem muito parecidos na escrita. Mas, a depender das particularidades aí envolvidas, será possível obter o cancelamento desses registros de modo a serem substituídos por registro em nome da parte que se considere e comprove ter sido lesada.
Em síntese, o assunto pode envolver quatro situações: 1- quando o primeiro a registrar o domínio é o detentor da marca; 2- quando o primeiro a registrar o domínio não é o detentor da marca, e não sendo a mesma pertencente a qualquer outra pessoa; 3- quando o primeiro a registrar o domínio é o detentor da marca e outra pessoa detém a mesma marca para outro segmento de atuação; 4- quando o primeiro a registrar o domínio não é o detentor da marca, sendo esta de propriedade de terceiros.
Nas duas primeiras hipóteses, aparentemente não haveria qualquer conflito, uma vez que na primeira o próprio detentor da marca efetua o registro do domínio, podendo explorá-lo normalmente na Internet e, na segunda, em razão da ausência de marca registrada que venha a impedir a exploração do domínio, sua utilização também se encontra desimpedida. Situações mais conflitantes teremos nos dois últimos casos, onde o item “3” denota a real aplicação do critério do “primeiro a registrar”, porquanto dirime qualquer controvérsia que poderia surgir.
O último caso, entretanto, parece ser o mais conflituoso de todos, e tem requerido especial atenção do Poder Judiciário. Como o registro dos domínios não pressupõe a comprovação de propriedade da marca, este, eventualmente, pode ocorrer, mesmo que de boa-fé, violando a Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96, que garante, em seu art. 129, o direito à exclusividade no uso da marca em todo o território nacional: “Art 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional […]”.
Com isso, os domínios são classificados como nacionais ou genéricos. Aqueles indicam uma posição geográfica, como, por exemplo, .es, .br, .de, .fr. E estes identificam uma atividade, por exemplo, .gov (governo), .edu (educação).
Normalmente, os domínios geográficos só são concedidos exclusivamente para marcas nacionais, para não gerar conflitos de interesses, sendo mais difícil a sua concessão para terceiros que não sejam titulares da marca ou do nome. Assim, o domínio PETROBRAS encontrará resistência para sua concessão por outra pessoa que não a própria PETROBRAS.
Tal procedimento visa repelir procedimentos ardilosos no que pertine à utilização indevida das referidas marcas e também diminuir o número de conflitos advindos da titularidade do uso e gozo das mesmas.
No caso de duas marcas idênticas, cada qual devidamente registrada na sua classe de atuação, o primeiro a registrá-la como domínio na Internet terá preferência na sua utilização. Nesse sentido, ao exemplo da revista Veja e o produto de limpeza Veja são marcas registradas no INPI, sendo que a publicação editorial detém o domínio na Internet exatamente em razão do critério “primeiro a registrar”. A mesma questão ocorre com o veículo Astra, e as louças sanitárias Astra e os condimentos/essências alimentícias Astra, cada qual devidamente registrado no INPI para seu titular, sendo que o domínio www.astra.com.br, está registrado para a General Motors.
Não existe lógica jurídica que permita a prevalência da referida resolução quando esta estiver em contradição com demais normas do ordenamento jurídico que lhe são hierarquicamente superiores. Se o CG optou por um processo simplificado de registro de domínios, com excessiva permissividade, fez com que um fato criador de um direito pudesse ocorrer cada vez que, inadvertidamente, alguém registrasse como domínio uma marca protegida por lei.
Tal situação implica a faculdade do sujeito de direito (proprietário da marca) buscar amparo jurisdicional objetivando a proteção que lhe é dispensada pelo direito objetivo. Se o mundo cibernético não interessa ao proprietário da marca, sua faculdade de agir ficará sem efeito, não importando o fato para o mundo jurídico.
Os principais conflitos que envolvem a matéria são aqueles advindos de empresas que pretendem recuperar um nome de domínio previamente registrado por outra pessoa física ou jurídica que visa tão-somente à obtenção de lucro. Segundo Clóvis Silveira, enquanto o nome de domínio é único, uma marca de produto ou serviço pode estar repetida em muitas classes de marcas e ter proprietários diferentes. Então, somente seria objeto de discussão o domínio que estivesse sendo usado como marca.
Assim, entende-se por desrespeito à legislação em vigor, dentre outras práticas, a violação à marca de terceiro, nos termos dos incisos IV e V do art.195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9279/96), o qual dispõe: Art.195 Comete crime de concorrência desleal quem: […].
O inciso IV do mesmo artigo, descreve a prática criminosa de utilizar sinais ou expressões parecidas com outros produtos ou marcas com a finalidade de desviar sua clientela ou seus usuários: IV – usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; e pratica crime também quem utiliza indevidamente o nome empresarial alheio, como reza o inciso V do artigo 195 da Lei 9279/96: V – usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios […]”
Waldemar Álvaro Pinheiro, em seu livro Do registro de marcas alheias na Internet, diz que o registro de marca alheia na internet traz como conseqüência o prejuízo do proprietário, a vantagem ilícita por parte do usurpador e a indução a erro de terceiros, classificando tal conduta como concorrência parasitária, a qual define como o ato de tirar proveito das realizações e do renome adquirido por outrem, ainda que não tenha a intenção de prejudicar.
Considerando a modernidade e atualidade da problemática apresentada, já há posicionamentos em tribunais envolvendo situações que surgiram diante de conflitos ao registrar domínios na Internet.
Interessante sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de São Carlos, Estado de São Paulo, entendendo que a utilização do nome de uma empresa, como link patrocinado para o site de empresa concorrente, configura o crime de concorrência desleal, previsto no já citado artigo da Lei de Propriedade Industrial, ante o desvio de clientela alheia.
Conforme decisão proferida, os links criados pelos querelados ou a mando deles, em diversas páginas de busca na Internet, induziam os usuários em erro, pois quando procuravam pela empresa P. eram direcionados a uma página onde logo aparecia, em primeiro lugar e em posição de destaque, a empresa dos querelados, promovendo, dessa forma, em proveito próprio, o desvio de clientela alheia, caracterizador do crime de concorrência desleal.
Inegavelmente incorreram na prática do delito previsto no artigo 195, inciso III, da Lei nº 9.279/96 que, para a sua configuração, independe da obtenção do resultado, pois se consuma com o emprego do meio fraudulento, que é o desvio de clientela.
Tal posicionamento serve como importante precedente para coibir essa prática, que tem sido cada vez mais comum no âmbito empresarial cibernético.
Outro julgamento, agora pela 9ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cancelou o registro de um domínio de Internet de determinada empresa por ser semelhante na grafia de outro mais antigo, de competidor do mesmo ramo. O uso do domínio, foi julgado pelo colegiado, como configuração da prática de concorrência desleal.
Já a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná negou, por unanimidade de votos, o pedido de uma empresa de design de móveis e decoração para bloquear um nome de domínio parecido com o seu, pois a empresa acionada pertence a um ramo distinto de atividade.
Segundo a Justiça, há “ausência de elementos que demonstrem a coincidência da área de atuação de cada parte e a existência do conflito há mais de dois anos, quando do registro do domínio de internet pela Agravada, o que afastaria o periculum in mora”.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também já que expõe sobre marcas e patentes: Ementa nº 245984, MARCAS E PATENTES Agravo em ação cominatória o registro de domínio na Internet não deve desconsiderar os direitos decorrentes do registro de marca junto ao INPI A tutela antecipada, preenchidos os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, foi bem concedida Agravo Improvido (Agravo de Instrumento nº 202.504-4/8 São Paulo 2ª Câmara de Direito Privado Relator: Paulo Hungria 26.06.01 V.U.
E Ementa nº 254906: PROPRIEDADE INDUSTRIAL Nome de domínio Endereço na Internet Abstência do uso Tutela antecipada Deferimento Existência de marca com registro no INPI Proteção estabelecida no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição da República Prevalência, ademais, sobre as deliberações do Comitê Gestor da Internet no Brasil Recurso não provido JTJ 248/325.
O Agravo de Instrumento nº 202.504-4/8, da comarca da capital de São Paulo, que dispôs sobre marcas e patentes, julgou pelo seguinte: O registro de domínio na Internet não deve desconsiderar os direitos decorrentes do registro de marca no INPI […] . Neste sentido, enfatiza-se a observância do registro do nome empresarial junto ao INPI antes de realizar o registro na Internet.
Assim, em recente encontro sobre marcas e nome de domínio na Internet da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), em Genebra, admitiu-se, de forma unânime, que “o Direito de Marca e outros Direitos de Propriedade Intelectual devem ser efetivamente protegidos na Internet”, tornando-se premente para a comunicação digital do século XXI a aplicação de princípios, dentre outros, do Direito Comercial.
O Projeto de Lei n. 256/2003 de autoria do Senador Waldeck Ornelas parece encaminhar para ser a nova lei, no Brasil, a versar sobre o registro de nomes de domínio na Internet (atualmente, regulada pelo Comitê Gestor). O PL já passou por votação nas duas Casas legislativas, sem sofrer qualquer alteração, e agora aguarda aprovação da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
O diploma prevê, dentre outros assuntos, que o interessado ao registrar um domínio, deverá comprovar os seguintes requisitos: 1- “inexistência de registro prévio do mesmo nome no mesmo domínio de primeiro nível”; 2- “a não configuração como nome não-registrável […]; e 3- “a comprovação da titularidade ou do legítimo interesse […]”.
Assim, uma verdadeira revolução vem-se estampando no direito. Cada vez mais surge algum fenômeno de caráter mundial fazendo urgir a necessidade de uma norma supranacional, derrubando conceitos jurídicos basilares como o de soberania estatal, territorial e etc.
Porém, tais modificações, continuam edificadas sob a égide de princípios que nunca poderão ser alijados como a boa-fé, concorrência leal, o respeito aos contratos, dentre outros, e são estes os princípios que devem orientar o jurista para a devida proteção dos direitos que venham a ser vilipendiados pelo uso ilícito dos nomes de domínio.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Possuir algum negócio, criar produtos ou serviços é necessário ter uma marca e deixando de registrá-la, tempos depois, os concorrentes podem imitá-la, conseguindo desviar a clientela e, conseqüentemente, prejudicar os lucros. Com a marca registrada, você tem garantias contra seu uso indevido, resguardando-se contra a concorrência desleal e atos de má-fé praticados por terceiros. É um respaldo legal que constrói valor para a marca, fornece mais segurança à sua atuação no mercado, além de viabilizar transações comerciais nas quais sua marca é o maior objeto de negociação.
Tradicionalmente, as empresas sempre se preocuparam em registrar suas marcas perante o INPI. O rápido desenvolvimento da Internet, porém, sobretudo em seu aspecto comercial, trouxe à tona nova preocupação: a necessidade de se registrar o domínio a ser utilizado na rede.
O registro de domínio na internet também dá a garantia do endereço eletrônico, não podendo ser registrado dois nomes de domínios idênticos. A garantia do nome de um produto, por exemplo, devidamente registrado no órgão competente, pode se estender ao mundo cibernético caso uma terceira pessoa venha a registrar seu nome. O detentor da marca, sentindo-se lesado em seus direitos, pode requerer o cancelamento deste registro, para que ele, detentor, seja o dono do domínio.
No Brasil, as regras de funcionamento do registro dos nomes de domínio foram estabelecidas na Resolução n.º 001/98, promulgada pelo Comitê em 15 de abril de 1998. Mas a legislação do país ainda não regulamentou de modo satisfatório a exata relação entre os registros de marca e domínio, de forma que reina atualmente certa celeuma quanto à matéria.
O princípio fundamental desta Resolução pode ser encontrado em seu artigo 1º, que concede o direito ao nome de domínio àquele que primeiro o requerer, o que torna fácil o registro por terceiros que podem usar e gozar do nome da empresa ou marca devidamente registrada no INPI, no mundo cibernético.
Ao registrar um nome de domínio, não é necessário fazer qualquer prova quanto à titularidade da expressão que se deseja empregar. Este fato tem gerado inúmeros conflitos entre o nome de domínio e a marca registrada, na medida em que indivíduos (com ou sem má-fé) registram domínios com o mesmo nome de marcas detidas por terceiros.
Isto não ocorre somente quanto à marca, mas também com relação ao nome empresarial, nome civil, títulos e personagens de obras, e muitos outros, que são registrados como domínios por terceiros não titulares de quaisquer direitos sobre os nomes que utilizam. Os problemas mais comuns, entretanto, surgem realmente no campo marca versus domínio.
Da mesma forma, goza de exclusividade (constitucionalmente garantida) o nome empresarial, devendo receber proteção e que a Constituição Federal também protege o nome civil das pessoas, bem como os títulos e personagens de obras (direitos autorais). Sendo assim, em todos esses casos, deve-se levar em consideração que o legalmente correto seria que somente os titulares dos direitos mencionados pudessem registrar o nome de domínio respectivo.
Contudo, sem regulamentação específica para o assunto pelo órgão nacional competente, há a usurpação da marca, mesmo as que não são muito conhecidas no mercado, e com isso, acaba por impedir a exploração de seu verdadeiro titular no mundo virtual, pois muitas vezes já as encontram sendo utilizadas por um terceiro.
O uso indevido da marca na Internet por quem não é o titular dela, acaba por violar muitos princípios previstos no ordenamento jurídico dentre os quais se destaca o da concorrência desleal, o da boa-fé, proteção ao nome ou à marca, sendo importante dar ênfase ao princípio do direito de propriedade.
Este é de fato o que mais se destaca dentre o rol de princípios violados, visto que a propriedade é um instituto jurídico caracterizado fundamentalmente pelo direito de usar, gozar e dispor com exclusividade da coisa. Isto é, a partir do momento que outra pessoa vem a praticar estes institutos jurídicos, está exercendo o direito de propriedade que não lhe compete.
Ressalte-se que se o verdadeiro proprietário da marca não tiver interesse no mundo virtual, não se importando e conseqüentemente, não considerando qualquer direito lesionado, então, de fato, não há violação. Assim, como em qualquer outra ação, cabe ao detentor da marca exercer seu direito subjetivo caso sinta-se prejudicado.
Pelo fato de ser um conflito moderno, ainda há muita discussão em torno do assunto. Os entendimentos e jurisprudências criados para o fato são com base nos princípios e leis já existentes que se amoldam a cada caso concreto referente a um registro de domínio de websites.
Deste modo, o registro de um website garante o direito de propriedade do domínio e não da marca, cabendo ao titular desta, caso sinta-se lesado, mover ação contra o usurpador.
REFERÊNCIAS
HUNGRIA, PAULO. Desembargador. TJSP. Agravo de Instrumento nº 202.504-4/8. 2ª Câmara de Direito Privado. Disponível em:< http://www.cesul.br/downloads/aula05.pdf> Acesso em 18 abr. 2009.
KOHN, Edgar. Site Boletim Jurídico. Disponível em: <http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1735>. Acesso em 22 mar. 2009.
BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. 3 ed. São Paulo: Saraiva. 2004. V.2.
SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 12. ed. Rio de Janeiro. Forense. 1993. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Disponível em: < http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/o-que-e-indicacao-geografica>. Acesso em 17 abr. 2009.
COSTA, Dahyana Siman Carvalho da. Propriedade industrial. Disponível em: <http://br.monografias.com/trabalhos905/propriedade-industrial/propriedade-industrial.shtml>. Acesso em 24 mar. 2009.
RICARDO, Gustavo Rizzo. Disputa de nombres de domínio. Disponível em < http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3977>. Acesso em 17 abr. 2009.
RODRIGUES, Monica W. Advogada. ABRAWEB – Associação Brasileira de Webdesigners e Desenvolvedores. Disponível em:< http://www.abraweb.com.br/site/colunistas.php?c=34>. Acesso em 18 abr. 2009.
VITOR, Juliano Cesar Borges de. Site Jus Navigandi . Disponível em http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6076>. Acesso em 16 abr. 2009.
SILVEIRA, Clóvis. Internet e a propriedade intelectual. Palestra realizada na XL Semana Jurídica da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 1997.
PINHEIRO, Waldemar Álvaro. Do registro de marcas alheias na Internet. Revista dos Tribunais. São Paulo, vol. 753, 1998
MORELLO, Antônio Benedito. Juiz de Direito. Processo nº 591/07. São Carlos, SP. Sentença disponível em: < http://www.leonardi.adv.br/blog/sentenca-sp-59107/>. Acesso em 17 abr. 2009.
SAGUINÉ, Odone. Desembargador. Processo nº 70024891277. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Acórdão disponível em:< http://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento.php?codigo=1863420&ano=2008>. Acesso em 3 mai. 2009.
HUNGRIA, PAULO. Desembargador. TJSP. Agravo de Instrumento nº 202.504-4/8. 2ª Câmara de Direito Privado. Disponível em:< http://www.cesul.br/downloads/aula05.pdf> Acesso em 3 mai. 2009.
SARAGIOTTO, THIAGO PÉDICO. Artigo sobre Apontamentos acerca da tormentosa relação entre marca e domínio no Brasil. Disponível em <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2171>. Acesso em 3 mai. 2009
Artigo sobre Projeto de Lei de Registro de Nomes de Domínios. Disponível em <http://www.webly.com.br/tutorial/direito-e-ti/13966/projeto-de-lei-de-registros-de-nomes-de-dominios.htm>. Acesso em 19 abr. 2009.
Agravo de Instrumento nº 104343-8, da 3ª Vara Cível da Comarca de Curitiba. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2001-out-29/tj-pr_nega_pedido_anular_dominio_parecido>. Acesso em 19 abr. 2009
CASTRO, CLARICE MARINHO MARTINS DE. Artigo sobre Nome de domínio na Internet e legislação de marcas. Disponível em <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1778>. Acesso em 3 mai. 2009